常见问题答疑

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因审查制度的差异,若直接以国内申请进行海外申请,可能会增加授权难度;若在进行海外专利申请之前做好充分的准备,海外专利申请授权会较为容易。

关于前者的“难度”并非是说海外对技术的新创性要求更高,而是因为海外审查实务时对一些问题(如,客体问题等)更严格,从这个角度来说授权难度就比国内高,但是单单从新创性的角度来说,国内被审查认为无新创性、国外被认为有新创性的情况非常常见。

关于后者的“准备”,自然是对前面说的国外审查严格的问题提前做好防范,避免因为这些问题被驳回。此外,如果希望将难度降到最低,再进一步提高新创性也是非常必要的,所以基于国内申请进行扩展挖掘也成了提高海外授权风险的一把利剑。

可以补救。

补救分两种,非实质上的补救和实质补救。前者主要是对形式、格式、非实质性内容的错误纠正;后者主要是对实质性错误内容纠正、补充内容,换言之,需要增加新内容(即,超出国内申请的技术内容)。

不同的缺陷补救方式不同。但是不同的补救方式,需要选择合适的海外落地途径。例如,巴黎公约途径允许增加新内容,所以不论是什么补救方式,都可以选择。但是,基于PCT落地海外国家时,若增加了新内容就需要谨慎选择具体途径。而且,不同国家对超范围的修改严格程度不同,不是所有补救方式都能允许。

预算有限的情况下进行海外申请,从多件国内申请中筛选是常见的解决方案。但是如果多件国内申请的技术内容都重要,很难选择,“合并申请”可能才是最佳解决方案。

合并申请是将多件国内申请,合并在一个美国专利申请中来递交,一开始只需要负担一份海外申请的费用。合并申请最好配合续案或分案制度使用,合并申请之后,申请人根据对不同技术的保护需求以及资金情况,选择续案,对于一些技术点单独保护。所以,合并申请不仅不需要舍弃技术点,而且让企业在预算规划和申请点规划上更灵活。

当然,合并申请也是前提的,技术方案之间存在联系是合并申请的基础要素。

为产品申请专利仿佛打一场关于时间的战争,在这场战争中,谁先占领技术高地谁就在市场上拥有优先话语权,因此,时间非常宝贵,越早筹谋越好

当产品计划进军海外,但是进军方案还未确定时,可以考虑以下两种申请方式:

1)、先申请CN,以CN为优先权落地海外,在CN优先权期限(12个月)内可以充分考虑进军方案;

2)、走PCT途径,利用PCT的30个月的期限,更好的筹划国家阶段的费用及进行市场决策。

当然,具体选择哪种申请方式,需要根据企业的实际情况进行定位。不过无论选择哪种申请方式,毋庸置疑的是,我们在确定产品进军海外后,就需要尽快采取行动

不同国家或地区专利制度基本相似,但是在审查实务中确存在很大差异,如果不了解该差异,盲目地直接将翻译后的国内申请递交海外,海外申请失败的概率自然也是很高的。

专利审查过程中,影响授权的风险主要是:新创性问题、客体问题,以及说明书支撑度或清楚问题。特别的,客体问题和说明书支撑或清楚问题,不同国家在审查实务时严格度存在差异。拿美国为例,因为客体问题被驳回的案件量并不比因为新创性问题被驳回案件量低。又拿欧洲为例,申请人因为答复说明书支撑问题而“抓耳挠腮”的情况也不难见到。

国内申请往往是以国内审查实务的尺度来撰写的,所以该尺度不并一定能适用海外,进入海外前务必准确评估风险并提前防范。

PCT途径和巴黎公约途径主要在申请费用、进入海外国家的时间期限存在差异:

巴黎公约途径,需要在首次提交的专利申请(如,国内申请)的优先权期限内(12个月)进入海外国家;PCT途径,最多可延长至30个月内进入海外国家,这给申请人足够的决策时间。此外,相比于巴黎公约途径,PCT途径需要“额外”向受理局缴纳国际阶段的费用。

一般来说,产品非常重要或者落地国家还不明确,PCT途径可能更为合适,因为其30个月的期限给足申请人考虑的时间。两者没有明确的优劣势之分,适合企业自身的情况最重要。

进入海外主要有以下三种途径:

1.直接递交国外专利局,无需国内申请基础。

2.以已经递交的国内申请为优先权,通过巴黎公约途径申请国外专利。

3.通过PCT专利合作条约进行国外专利申请,是否有国内申请均可。

不同途径,除了费用不同以外,适应的情况也不同。企业最好结合预算当前或未来市场计划综合考虑。其中,PCT可以给企业更多时间考虑落地国家,但是巴黎公约和直接申请可能费用更有优势。例如,企业计划产品进出口明确的1-2个国家,可能巴黎公约更合适。

被通知海外专利申请授权后,可以结合不同海外国家的专利制度,持续运营该授权专利,以激发出其更大的应用价值。

以美国为例,续案制度为美国专利制度中具有鲜明特色的部分。美国申请只要处于“活着”状态,申请人都可以基于该案件灵活申请续案。举一个最简单的例子,如果案件处于“活着”,申请人根据竞对企业生产或销售的产品,为其“量身订做”续案申请,以实现定向打击的目的

可见,获得海外专利的授权后,采取适当和合理的运营方式,该授权专利在市场上还是大有文章可为的。

我们可以肯定的回答您:

首先,国内申请的状态不影响其作为海外申请的优先权基础

其次,海外专利审查时一般不受国内申请结果的影响。而且,国内外专利审查制度和实务都存在差异,即使同一个技术方案在国内外的审查结果可能不同。

此外,在进入海外时,选择合适的落地方式,可以对国内申请进行补救,海外专利审查结果自然也可以完全不同。一方面,我们可以结合国内申请的驳回理由,补救预防,避免因为同样的理由被驳回。另一方面,考虑海外专利审查制度和实务的特殊性,还增加一些额外的预防手段,降低因为其他问题而被驳回的风险。

因此,即使国内专利驳回了,根据需要落地的海外国家做出有针对性且及时的补救措施,还是有可能拿到海外专利申请的授权的。

普遍的认知误区:海外专利和国内专利本质上都一样,国内专利能授权,海外专利也能授权。

但是,国内与海外的审查实践存在区别,在很多情况下,即使国内成功拿到了专利权,海外专利申请也可能被驳回。出现这样的情况,大部分原因在于对海外审查制度的了解不够。拿美国来说,客体问题的审查严格程度远高于国内。这也就导致国内申请人不会重视这些特殊问题,最后不得不面对驳回的结果。