如何巧用 PPH加速 美国发明专利审查?

如何巧用 PPH加速 美国发明专利审查?

1 常规美国发明专利申请的审查需要多久?

从USPTO提供的官方统计数据[1]来看,美国发明专利申请从递交起到收到首次OA的平均时长是16.1个月,而从递交到结案(这里结案是指案子获得授权或被最终驳回)的时间是25.9个月,而如何再把递交继续审查(Request for Continued Examination,RCE)的案子计算在内,美国申请的审查周期要长达29.8个月。

图一 发明专利首次OA周期
图二 发明专利结案周期

为何发明专利申请递交后,审查周期如此漫长?我们再看下面一组数据。图三展示的是美国专利申请排队的情况,待审的美国专利申请[2]的数量高达722,775件。待审的申请很多,这也是为何常规递交美国专利申请后,审查周期一般都很久。

图三 美国专利申请待审数量

2. 如何巧用PPH(Patent Prosecution Highway,专利审查高速公路)加速美国发明专利审查?

我们接触到一些中国申请人,基于产品保护的目的或者一些项目需要,希望快速拿到美国专利的授权。在之前的文章中,我们跟大家分享过几种常用的加速方案,包括Track 1加速、PPH加速、基于年龄/健康的加速以及针对特定申请技术领域的加速等等。在之前的分享中,我们提到过,Track 1的加速效果是最快且最有保证的,但是Track 1高达4,340美金(大实体)的官费,还是让很多预算有限的申请人望而却步。其他的加速途径,对于申请人本身来说有诸多限制,可实施性不高。而PPH途径,既没有高额的官费又有较大的适用范围,是申请人不错的选择。

在之前的文章中,我们对几种加速途径的介绍都比较简单。在本文中,我们将结合近期的一些实例,重点跟大家分享一下PPH加速的效果以及实务中的操作。

2.1 PPH简介

PPH是目前国际上在缔结有双边或多边协议的协约国之间约定的一种专利审查加快程序。中国国家知识产权局与欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅和美国专利商标局共同开展了五局(IP5)专利审查高速路(PPH)试点项目,并且与其他多国专利局开展了PPH试点项目。具体而言,当申请人在首次申请受理局(Office of First Filing,OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时,申请人可以此意见为基础,对后续申请受理局的审查提起加速申请。

2.2 基于PPH加速美国专利申请

  • 提出条件

从实务角度,如果中国申请人

  1. 递交了PCT申请, PCT申请获得肯定性的书面意见(Written Opinion);或者,
  2. 递交了中国发明专利申请,申请获得授权,或者收到肯定意见的通知书

且该美国申请的权要与该PCT或中国发明申请的权要有实质性对应,

则申请人都可以基于此类正面意见向同族美国申请提出加速。

  • 提出时机

对于美国申请而言,提出PPH请求的时间要求是,该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于USPTO在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书,所以申请人应尽早提出PPH请求。根据美国专利商标局关于PPH的常见问题解答,美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求(Restriction Requirement)不被认为是实质审查通知书。换言之,即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求,申请人仍然可以提出PPH请求。另外,与在中国国家知识产权局提出PPH请求的要求不同,申请人在美国提出PPH请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。

所以,一旦在先申请获得可授权的通知,申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的PPH请求。如果在先申请的可授权通知在美国申请递交之前已经下发,那么强烈建议在递交美国申请的同时也递交PPH请求。

  • 效果

根据USPTO提供的数据[3],通过PPH加速请求的案子,可以有效缩短申请时间并提高授权率:

  1. 通过PPH加速请求的案子,从PPH请求获批日起平均94.5天即可收到首次OA,也就是3个月即可获得首次OA,而普通申请从递交日起获得首次OA的时间一般在16个月左右。
  2. 通过PPH请求的案子,整体授权率在88.3%。而普通申请的授权率大概在50%左右[4]
  3. 实例

我们统计了七星天2022年上半年递交过PPH请求的6件美国申请,数据非常可观。这6件美国申请均在递交日起1年内获得授权,且其中有4件,未下OA直接授权。不管是从成本角度还是从快速授权角度,对于申请人来说都是利好的消息。

递交日加速请求通过日OA1 下发日加速请求通过到首次意见OA1 答复日授权通知 收到日递交到授权周期(单位月)
12022/5/82022/8/292022/10/141.5月2022/11/142022/12/147
22022/5/302022/8/242022/09/150.7月2022/10/312022/11/216
32022/6/52022/8/250.8月2022/9/93
42022/6/52022/7/281.0月2022/8/243
52022/1/92022/8/45.0月2023/1/612
62022/6/112022/8/171.5月2022/10/54
  • 实务中使用建议

对于基于PCT落地美国的申请,可以关注PCT审查报告,如果审查意见中所有的权要或部分权要同时具备新颖性、创造性和实用性,就可以考虑对美国申请提出PPH加速。而对于基于中国申请递交美国申请的情况,如果有加速审查的需求,建议结合中国预审政策进行。通过中国预审途径加速的发明专利申请,授权周期可由原来的平均22个月缩短为6个月左右。因为通过巴黎公约递交美国申请的期限为12个月,在国内走预审的案子获得授权时,往往还在落地期限内。此时通过PPH对美国申请提起加速,通常可以有效加快该美国申请的审查进程。

3. 小结

当前有较多中国申请人,对美国专利申请的有加速度的需求。从实务的角度,如果情况适用,PPH是最具性价比的选项。但是需要说明的是,提交PPH申请的申请人需要将在后申请,即向USPTO提交申请的权利要求保护范围修改为第一局已经认可的范围,即相等或更小,因此,需要申请人在专利保护范围和加快审查之间进行权衡。

如果对于PPH的使用还有其他问题,欢迎联系七星天咨询。


[1] https://www.uspto.gov/dashboard/patents/pendency.html

[2] 本处待审数量中包含美国发明、外观和植物专利申请。

[3] https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPHQuarterlyStatisticsDataFY2021.pdf

[4] https://developer.uspto.gov/visualization/utility-patent-application-grant-count-2-visuals

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